特許出願にあたって

特許をとる為に必要なことは、以下の3つです。

  1. 徹底した事前調査
  2. 調査に基づく明細書の作成
  3. 拒絶通知への対応策

1.徹底した事前調査

事前調査を行うことにより、自分の出願しようとしている発明に新規性があるがないかを知ることができます。また先願との重複や、特許になる見込のない出願による時間のロスを回避することができます。

調査のポイントは大きく2つ。

「発明の新規性」と「他人の権利の侵害の可否」

まず、発明の新規性があることが特許の必須要件であるため、新規性がない場合の出願による時間のロスを回避することができます。

また新規性があったとしても他人の権利の侵害の恐れがある出願であれば、その後に発生すると考えられる紛争に掛かる費用や時間を回避することができます。

従って、いずれの観点からも事前の調査は必要なこととなります。

事前調査は自分で行うことも民間の調査会社でも可能ですが、調査会社の調査は関連する文献をリストアップするのみであり、一番依頼人が聞きたい、「他人の権利を侵害する可能性があるか」「特許になる可能性があるか」については明確な言及がない場合が多いものです。

また、特許調査(意匠、商標も同様ですが)は、調査のやり方で結論は全く異なってくる、非常にデリケートな作業です。どのような視点を以って膨大なデータを分析するかに関し、数多くのノウハウがあります。

特許調査には膨大な時間がかかり、全てを調査することは素人にはまず不可能です。いずれの調査であっても、調査経験の豊富な弁理士・特許事務所に依頼することをお勧めします。

2.調査に基づく明細書の作成

明細書はその発明を特別に許可してもらう範囲を示した書類であり、その請求範囲を請求する背景やその発明により得られる効果が書かれることとなります。

事前調査によりその発明の背景や発明するにたる理由がわかり、その中で、特許庁の審査官はどの文献を根拠にどういう拒絶理由を出してくるか、の一応のシナリオを想定し、そのシナリオに従って、明細書のストーリーを記載することが必要です。

3.拒絶理由への戦略的対応

明細書作成の段階で予め審査官からの反論を想定しておくことがあわてずに対処できるポイントです。そして拒絶理由通知が来ること自体は決して悪いことではありません。

拒絶理由通知には「あなたの出願には拒絶理由に該当するものが含まれます」という内容が書かれておりますが、翻って考えてみると「あなたの出願のこの部分の問題をクリアすることができれば特許の取得ができますよ」ということです。

重要なことは審査官の意図を読み取って、法律に沿って的確な対応をすることです。

藤川特許事務所

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