【知財情報】ソフトウェア関連発明の裁判例(2)

「ドワンゴ事件」:属地主義の問題
令和 4年(ネ)第10046号(知財高裁 令和5年5月26日)

1.「属地主義の問題」とは

日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効である。これを「属地主義」と言う。

例を挙げると、例えば「a,bのプロセスをサーバで実行し、cのプロセスをサーバとインターネット接続する端末装置で実行するシステム」という発明の特許権があるとする。企業Aがこのシステムを実施している場合、企業Aのサーバ、端末がすべて日本国内にある場合、特許権の効力範囲であるから、属地主義の下であっても、権利行使が認められる。すなわち、「a,bのプロセスをサーバで実行する行為」「cのプロセスを端末装置で実行する行為」を差し止めることができる。

一方、企業Aのサーバがアメリカにあり、端末だけが日本国内にある場合、「a,bのプロセスをアメリカ国内のサーバで実行する行為」に対し、権利行使が認められるべきなのか、すなわち、「特許権の域外適用」は認められるべきなのか、ということが問題となる。認められるとすれば、日本の特許権の効力が、アメリカ国内の実施行為に対し効力を及ぼすことができることとなり、属地主義に反するのではないか、という問題である。

「ドワンゴ事件」は、このような場合であっても、特許権侵害が成立し得ることを示した事例である。

2.本事件の概要

控訴人(原審原告)のドワンゴ株式会社、被控訴人(原審被告)のFC2, INCとも、動画配信サービスを提供する。

ドワンゴのニコニコ動画は、動画にコメントを付けて楽しむことができることで有名である。本事件は、この動画におけるコメント表示をするシステムである「コメント配信システム」についてのドワンゴ株式会社の特許を、FC2,INCが侵害しているか否かが争われた。

3.特許第6526304号

【請求項1】
サーバと、これとネットワークを介して接続された複数の端末装置と、を備えるコメント配信システムであって、
前記サーバは、
前記サーバから送信された動画を視聴中のユーザから付与された前記動画に対する第1コメント及び第2コメントを受信し、
前記端末装置に、前記動画と、コメント情報とを送信し、
前記コメント情報は、
前記第1コメント及び前記第2コメントと、
前記第1コメント及び前記第2コメントのそれぞれが付与された時点に対応する、前記動画の最初を基準とした動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と、を含み、
前記動画及び前記コメント情報に基づいて、前記動画と、前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、を前記端末装置の表示装置に表示させる手段と、
前記第2コメントを前記1の動画上に表示させる際の表示位置が、前記第1コメントの表示位置と重なるか否かを判定する判定部と、
重なると判定された場合に、前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならない位置
に表示されるよう調整する表示位置制御部と、を備えるコメント配信システムにおいて、
前記サーバが、前記動画と、前記コメント情報とを前記端末装置に送信することにより、前記端末装置の表示装置には、
前記動画と、
前記コメント付与時間に対応する動画再生時間において、前記動画の少なくとも一部と重なって、水平方向に移動する前記第1コメント及び前記第2コメントと、
が前記第1コメントと前記第2コメントとが重ならないように表示される、コメント配信システム。

4.裁判所の判断

裁判所は、1.で述べた「属地主義の問題」について、以下のように指摘する。

「特許権についての属地主義の原則とは、各国の特許権が、その成立、移転、効力等につき当該国の法律によって定められ、特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められることを意味するものであるところ、我が国の特許法においても、上記原則が妥当するものと解される。
本件生産1の1において、各ファイルが米国に存在するサーバから国内のユーザ端末へ送信され、ユーザ端末がこれらを受信することは、米国と我が国にまたがって行われるものであり、また、新たに作り出される被告システム1は、米国と我が国にわたって存在するものである。そこで、属地主義の原則から、本件生産1の1が、我が国の特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かが問題となる。」

次に、以下のようにして、厳格に属地主義を解釈すると、ネットワークを利用したシステムの発明を有効に保護できない点を指摘する。

「ネットワーク型システムにおいて、サーバが日本国外(国外)に設置されることは、現在、一般的に行われており、また、サーバがどの国に存在するかは、ネットワーク型システムの利用に当たって障害とならないことからすれば、被疑侵害物件であるネットワーク型システムを構成するサーバが国外に存在していたとしても、当該システムを構成する端末が日本国内(国内)に存在すれば、これを用いて当該システムを国内で利用することは可能であり、その利用は、特許権者が当該発明を国内で実施して得ることができる経済的利益に影響を及ぼし得るものである。
そうすると、ネットワーク型システムの発明について、属地主義の原則を厳格に解釈し、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在することを理由に、一律に我が国の特許法2条3項の「実施」に該当しないと解することは、サーバを国外に設置さえすれば特許を容易に回避し得ることとなり、当該システムの発明に係る特許権について十分な保護を図ることができないこととなって、妥当ではない。」

一方、画一的に、システムの発明を構成する端末が日本にあるというだけで、特許権の保護を適用することも、過剰な保護であるとしている。

「他方で、当該システムを構成する要素の一部である端末が国内に存在することを理由に、一律に特許法2条3項の「実施」に該当すると解することは、当該特許権の過剰な保護となり、経済活動に支障を生じる事態となり得るものであって、これも妥当ではない。」 

そうすると、切り分けをどのように考えるべきか、であるが、この点について、以下のように、

・日本国内に存在する構成要素が果たす役割
・被疑侵害システムの利用によって発明の効果が得られる場所
・被疑侵害システムの利用が特許権者の経済的利益に与える影響
を考慮したうえで、実質的に国内でシステムを「生産」した(サーバーや端末をネットワークで接続し、所定の効果を得られるシステムを作り出した)とみることができるときは、侵害に該当するとしている。

「ネットワーク型システムの発明に係る特許権を適切に保護する観点から、ネットワーク型システムを新たに作り出す行為が、特許法2条3項1号の「生産」に該当するか否かについては、当該システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である。」

そして、本件については、以下のようにあてはめ、特許法2条3項1号の「生産」に該当する(特許権を侵害する)と判断した。

・端末は本件発明の主要な機能を果たす
・コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という発明の効果は日本で発現している
・日本でのシステム利用は、権利者に経済的影響を及ぼす

5.考察

ネットワーク技術の発展した現代社会においては、サーバーなどを海外に設置することは簡単である。

しかしながら、今回のドワンゴ事件では、そのような対策により特許権侵害を回避することが否定されたこととなる。実質的な発明実施の場所(実施により効果が得られる場所)が日本で、それにより特許権者の利益が害されているならば(経済的影響を及ぼすならば)、実質的には特許発明は日本で行われていると見ることができるから、侵害が成立するとした本判決は、極めて妥当と考える。

なお、本件特許権は、「システム」についての権利であったが、平成30年(ネ)第10077号では、「装置」「プログラム」についての権利について、侵害が成立している。

文責:三上

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